Регистрация торговых марок & Закон 815-IX: что изменилось?

Лето 2020 стало урожайным для сферы интеллектуальной собственности принятием сразу трех новых законов: Закон №703-IX относительно создания национального органа интеллектуальной собственности (который вступит в силу 14.10.2020), Закон №816-IX относительно реформы патентного законодательства и Закон №815-IX об усилении охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы (последние уже вступили в силу 16.08.2020). Разберемся, что нового предусмотрено в отношении торговых марок.

Для начала, можно исключить из лексикона архаичное словосочетание «знак для товаров и услуг», которое осталось только в названии Закона «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (далее - Закон). Теперь в специальном законе имеется понятие торговой марки (далее - ТМ).

Диджитализация

Законом 815 закреплён порядок электронного документооборота по заявкам на регистрацию ТМ. Отныне у нас официально есть электронный бюллетень и электронная База данных заявок, которая должна быть открытой и доступной для мониторинга любым лицом на официальном сайте Учреждения. Подача документов в электронной форме в Учреждение, выдача им электронных документов, электронное делопроизводство по заявкам будет осуществляться в соответствии с законодательством в сфере электронных документов и электронного документооборота. Заявитель остается свободным в выборе бумажной или электронной формы подачи документов.

Учреждение обязано публиковать заявки на регистрацию ТМ в Бюллетене и вносить их в Базы заявок в течение 5 рабочих дней со дня направления уведомления об установлении даты подачи заявки. После публикации сведений о заявке любое лицо вправе ознакомиться с материалами заявки в установленном порядке.

Новые основания для отказа в предоставлении правовой охраны

В статью 6 Закона внесены изменения касательно оснований для отказа в предоставлении правовой охраны ТМ:

- к описательным обозначениям теперь относятся также и те, которые свидетельствуют о географическом происхождении товаров или услуг;

- уточнено, что возможность обозначения ввести в заблуждение относительно товара или услуги касается свойств, качеств или географического происхождения товара или услуги;

- добавлено в качестве основания для отказа воспроизведения названия сорта растений и включение в обозначение географических указаний, зарегистрированных или поданных на регистрацию в Украине, до даты подачи заявки на ТМ.

Закон предоставляет шанс получить охрану (теперь официально), в частности на общеупотребительные и, описательные обозначения, если они получили различительную способность до даты подачи заявки.

Также предоставлена возможность зарегистрировать ТМ, которая имеет конфликт с другим охраняемым объектом (ТМ других лиц, коммерческими наименованиями, промышленным образцом), право на который возникло ранее даты подачи заявки на ТМ. Для этого необходимо получить согласие от владельца приоритетных прав, и убедиться в отсутствии возможности введения в заблуждение потребителей.

Возражения против регистрации ТМ

Новацией в процедуре экспертизы заявок на регистрацию ТМ является порядок предоставления целевых возражений относительно несоответствия заявленного обозначения условиям предоставления правовой охраны.

Во-первых, понятным стал срок для подачи возражения. Если раньше такую возможность можно было реализовать в сложно прогнозируемый срок - «не позднее, чем за 5 дней до даты принятия Учреждением решения по заявке», то теперь на возражения отведено три месяца после публикации в Бюллетене сведений о заявке. Для бизнеса очень важен постоянный мониторинг обозначений, заявляемых на регистрацию, для быстрой реакции на возможное нарушение прав.

Во-вторых, лицо, подающее возражение против регистрации ТМ, отныне наделено правом обжаловать в Апелляционной палате решение Учреждения о регистрации ТМ для всех или касательно части указанных в заявке товаров и услуг. Для реализации такого права Учреждение останавливает рассмотрение заявки, а лицу, подавшему возражение, предоставляется два месяца после получения копии решения для его обжалования.

Ограничение прав владельца свидетельства

Добавили несколько новых исключений из прав владельца свидетельства на ТМ (п.6. Ст. 16 Закона). Исключительное право владельца свидетельства запрещать другим лицам использовать без его согласия зарегистрированную ТМ теперь не распространяется, в частности, на использование ТМ при торговле, если она необходима для указания на назначение товара или услуги, например, в качестве дополнительного оборудования или запасных деталей. Такое использование может осуществляться в соответствии с честной предпринимательской практикой. Например, при продаже автомобилей ТМ «Mazda», на которых установлено дворники фирмы Bosch, ТМ «Bosch» можно правомерно использовать.

Так же, при отсутствии признаков нарушения прав собственника на ТМ, можно использовать при торговле обозначения, касающиеся вида, качества, количества, назначения, ценности, географического происхождения, времени производства товаров или оказания услуг или других характеристик товаров или услуг. Например, если зарегистрирована ТМ «Рождественское» для напитков и содействия продаже, а торговая сеть у полок с напитками ставит растяжку с надписью «Рождественское, налетай».

Прекращение свидетельства на ТМ и признание его недействительным

В новом законе нашли свое отражение и нормы о досрочном прекращении действия свидетельства на ТМ, закрепленные еще в 2014 году в Соглашении об ассоциации Украины с ЕС. Так, в Закон внесли основание для прекращения действия свидетельства по решению суда, если в результате использования ТМ она может ввести общественность в заблуждение, в частности относительно происхождения, качества или географического происхождения товаров и услуг, для которых она была зарегистрирована.

Также трехлетний срок неиспользования ТМ, по истечении которого свидетельство может быть досрочно прекращено, в новой редакции Закона сменили на пятилетний.

Что касается оснований признания свидетельства на ТМ недействительным, здесь особое внимание необходимо обратить агентам и представителям владельцев иностранных ТМ. Лицо, являющееся владельцем ТМ в иностранном государстве, может требовать признания недействительным свидетельства на торговую марку, зарегистрированную в Украине агентом или представителем такого лица без его разрешения, или требовать передачи ему прав на такую ТМ. В свою очередь, агент или представитель могут обосновать свои действия соответствующими доказательствами, однако это представляется нелегким делом при отсутствии разрешения на такую регистрацию.

В завершение

Владельцам свидетельства на ТМ уменьшили срок приоритетного права на повторную регистрацию ТМ с трех до двух лет после прекращения действия свидетельства. Также им предоставили право отказаться от своего приоритетного права на повторную регистрацию, что действует в течение указанного срока, путем предоставления согласия на регистрацию ТМ другим лицам.

Анна Кравчук, член Совета Комитета интеллектуальной собственности АЮУ, директор АО «Синергия», патентный поверенный Украины, адвокат